Maschinen- oder Transformationstest - Machine-or-transformation test
Im US-Patentrecht ist der Machine-or-Transformation-Test ein Test der Patentberechtigung, bei dem ein Anspruch auf einen Prozess in Betracht kommt, wenn er (1) von einer bestimmten Maschine auf nicht konventionelle und nicht triviale Weise implementiert wird oder (2) einen Artikel von einem Zustand in einen anderen umwandelt.
Der Test wurde erstmals in seiner jetzigen Form im Schriftsatz der Regierung in Gottschalk v. Benson artikuliert . In ihrem Antwortschreiben zur Begründetheit in diesem Fall sagte die Regierung: "Wir behaupten, dass die Fälle einer solchen Regel folgen - implizit oder explizit - und dass sie nicht anders rationalisiert werden können." Das Gericht lehnte es ab, die vorgeschlagene Regel als kategorisch und als ausschließlichen Test zu übernehmen. Es war der Ansicht, dass zukünftige Fälle Sachverhalte aufweisen könnten, die eine andere Regel als die in früheren Fällen geltenden erfordern, und daher sei der Maschinen- oder Transformationstest nur ein "Hinweis" auf die Berechtigung für ein Patent.
Der Test wurde vor kurzem in Bilski artikuliert , stammt aber aus dem neunzehnten Jahrhundert. Der Test wird auch in der Trilogie zur Patentberechtigung formuliert – Gottschalk gegen Benson , Parker gegen Flook und Diamond gegen Diehr . Nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs in der Rechtssache Bilski v. Kappos , in dem Maschine oder Transformation als alleiniger Test der Patentberechtigung abgelehnt und bestätigt wurde, dass es sich nur um einen "nützlichen Anhaltspunkt" handelt, ist jetzt klar, dass dieser Test nur ein Methode, um zu messen, ob der streitige Patentanspruch im Wesentlichen allen Anwendungen der zugrunde liegenden Idee oder des zugrunde liegenden Prinzips, auf denen ein Patent beruht, vorgreift – eine solche Vorwegnahme ist ein viel grundlegenderer und allgemeinerer Test der Patentberechtigung oder -unfähigkeit.
Der Oberste Gerichtshof hat entschieden, dass dies nicht der einzige Test ist
Der Supreme Court hat entschieden, dass der Machine-or-Transformation-Test nicht der einzige Test für die Patentfähigkeit von Verfahren ist. Die certiorari- Petition in Bilski stellte diesen Vorschlag in Frage. und das Bilski- Gutachten des Obersten Gerichtshofs wies ausdrücklich die Erklärung des Bundesgerichtshofs zurück, dass dies der ausschließliche Test sei, der anzuwenden sei; Trotz einer Meinungsverschiedenheit über die angemessene Begründung war sich das Gericht in diesem Punkt einig.
In Gottschalk v. Benson behielt sich das Gericht den Punkt ausdrücklich vor und lehnte es ab, den Test als ausschließlich zu übernehmen, und erklärte:
Es wird argumentiert, dass ein Verfahrenspatent entweder an eine bestimmte Maschine oder Vorrichtung gebunden sein muss oder dazu dienen muss, Artikel oder Materialien in einen "anderen Zustand oder eine andere Sache" zu ändern. Wir sind nicht der Meinung, dass sich kein Verfahrenspatent jemals qualifizieren könnte, wenn es nicht die Anforderungen unserer früheren Präzedenzfälle erfüllt.
Die Regierung hatte in ihrem Schriftsatz in Benson argumentiert, dass der Gerichtshof dies so halten sollte und dass es unmöglich sei, die Rechtsprechung auf andere Weise zu rationalisieren. Der Gerichtshof lehnte dieses Argument in seinem Urteil ab oder folgte ihm nicht.
Offene Fragen
Die Stellungnahmen von Benson und Bilski ließen wichtige Details des Maschinen- oder Transformationstests ungeklärt. Zu den Einzelheiten gehört, welche Art von Umwandlung ausreicht, um die Patentfähigkeit zu verleihen, und welche Merkmale eine "besondere Maschine" aufweist, die die Patentfähigkeit verleiht.
Transformation
Die Umwandlung eines Artikels von einer Sache oder einem Zustand in eine andere gilt als Hinweis auf die Patentfähigkeit. So stellte das Gericht in der Rechtssache Benson fest, dass "die Umwandlung und Reduzierung eines Artikels 'in einen anderen Zustand oder eine andere Sache' der Schlüssel zur Patentierbarkeit eines Verfahrensanspruchs ist..." Hundert Jahre zuvor hatte das Gericht gesagt: " Ein Prozess ist ... eine Handlung oder eine Reihe von Handlungen, die an dem zu transformierenden und auf einen anderen Zustand oder eine andere Sache zu reduzierenden Gegenstand durchgeführt werden."
Was ist ein Artikel?
Das Benson- Gutachten besagte, dass es sich bei dem Artikel um einen physischen Gegenstand handeln musste, beispielsweise um einen Kautschukklumpen (der vom rohen in den gehärteten Zustand umgewandelt werden soll), ein Stück Leder (um von ungegerbter Haut in gegerbtes Leder umgewandelt zu werden) oder ein Flor Mehl (um von groben in superfeine Partikel umgewandelt zu werden). Die In re Schrader- Stellungnahme des Federal Circuit wies jedoch darauf hin, dass der Artikel ein elektronisches Signal sein könnte, das für einen physikalischen Parameter repräsentativ ist, wie ein EKG ("Elektrokardiograph-Signale, die für die menschliche Herzaktivität repräsentativ sind") oder ein Seismogramm ("seismische Reflexionssignale, die für Diskontinuitäten repräsentativ sind") unter der Erdoberfläche") Signal. So tadelte die Schrader- Stellungnahme den Obersten Gerichtshof, weil er von physischen „Gegenständen“ und nicht von „Gegenständen“ spreche und damit den einschlägigen Rechtsgrundsatz nur „unvollkommen“ widerspiegele. Das Gericht in Bilski scheint sich eher an die Schrader- Formulierung als an die von Benson zu halten , so dass es eine Signaltransformation als patentfähig zu betrachten scheint, wenn das Signal für bestimmte Arten von physikalischen Handlungen repräsentativ ist. Eine Transformation von Signalen, die für monetäre oder rechtliche Beziehungen repräsentativ sind, kommt jedoch nicht in Betracht, wenn man bedenkt, dass die PTO die Forderung von Bilski zurückgewiesen hat und möglicherweise auch die Behandlung der State Street Bank durch das Bilski- Gericht .
Wie viel Transformation ist nötig?
Richter Rader fragte in seinem Bilski- Dissens: "Welche Form oder Menge der 'Umerziehung' ist ausreichend?" Das Gericht beantwortete seine Frage nicht. Es kann sein, dass eine "wesentliche" physikalische oder chemische Änderung von Eigenschaften erforderlich ist, die für die Ziele der Erfindung wesentlich ist, aber dies muss noch gelöst werden.
Eine "besondere Maschine"
Benson und Bilski sprechen davon, dass der Prozess an "eine bestimmte Maschine" gebunden ist, während Flook sagt, dass die mechanische Umsetzung eines natürlichen Prinzips "erfinderisch" sein muss:
Auch wenn ein Naturphänomen oder eine mathematische Formel bekannt sein mag, kann eine erfinderische Anwendung des Prinzips patentiert werden. Umgekehrt kann die Entdeckung eines solchen Phänomens ein Patent nicht stützen, es sei denn, seine Anwendung enthält ein anderes erfinderisches Konzept.
In Flook wurde zugestanden, dass die Implementierung konventionell ist und nicht vom Stand der Technik abweicht. Daher war das Prinzip mit oder plus einer konventionellen Implementierung nicht patentfähig. Der Flook Court auch zitiert und verließ sich auf dem gleichen Prinzip wie in dargestellt ist Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Impflegierung Co., in dem das natürliche Prinzip in einer Art und Weise auf ihrer Fläche so trivial umgesetzt wurde , dass das Patent auf die Umsetzung Artikel Herstellung kam einem Patent auf das Naturprinzip gleich.
Dieser Aspekt des Maschinen- oder Transformationstests bleibt bis zu einem gewissen Grad ein unsicheres und umstrittenes Thema. Eine Zeitlang wurde behauptet, es bleibe "unklar, ob die Anbindung eines Prozesses an einen Universalcomputer ausreicht, um den Maschinen- oder Transformationstest zu bestehen". Aber im Jahr 2014 entschied der Oberste Gerichtshof im Alice- Fall ausdrücklich, dass das einfache Hinzufügen zu einer Behauptung "mach es mit einem Computer" nicht zur Patentberechtigung führen kann. Der Alice- Fall und seine Nachkommen lassen auch Zweifel an der Behauptung aufkommen, dass die Verwendung des „ programmierten Computer-Anspruchsformats “ das Problem der Patentfähigkeit überwindet . Die Bilski- Stellungnahme des Federal Circuit ließ die Frage ausdrücklich ungelöst. In den einleitenden Worten des Benson- Gutachtens findet sich jedoch diese Aussage:
Die Beklagten reichten beim Patentamt eine Anmeldung für eine Erfindung ein, die als "mit der Verarbeitung von Daten durch Programme und insbesondere mit der programmierten Umwandlung numerischer Informationen" in digitalen Allzweckcomputern in Verbindung steht. . . . Die Ansprüche waren nicht auf eine bestimmte Technik oder Technologie, auf eine bestimmte Vorrichtung oder Maschine oder auf eine bestimmte Endverwendung beschränkt. Sie gaben an, jede Verwendung des beanspruchten Verfahrens in einem Allzweck-Digitalcomputer jeglicher Art abzudecken.
Zweifellos beseitigt diese Sprache das Problem. Einige Entscheidungen des PTO-Berufungsausschusses (BPAI) vor und nach Bilski vertreten die Position, dass ein programmierter Allzweck-Digitalcomputer keine "besondere Maschine" ist und dass entsprechende Beauregard- Ansprüche auf ein codiertes Medium ebenfalls nicht gesetzlich vorgeschrieben sind.
In CyberSource Corp. gegen Retail Decisions, Inc. entschied ein Bundesgericht in Kalifornien, dass die Beschränkung eines Prozesses auf die Implementierung "über das Internet" den Maschinen- oder Transformationstest nicht erfüllt. Erstens ist das Internet keine „besondere Maschine“. Das Internet ist eine immaterielle Abstraktion. Zweitens handelt es sich bei der Beschränkung auf ein bestimmtes technologisches Umfeld um eine bloße Anwendungsbereichsbeschränkung, die nach § 2 Abs. 101. Drittens setzt die Nutzung des Internets dem Schutzumfang der Ansprüche keine sinnvollen Grenzen. Dasselbe Gericht entschied, dass eine „ Beauregard “-Beschwerde, die sich auf die Anweisungen zur Durchführung einer Methode richtet, die den Maschinen- oder Transformationstest nicht besteht, auch diesen Test nicht besteht. Das Gericht wies darauf hin, dass die PTO-Beschwerdekammer Bilski ähnlich ausgelegt habe . Die nachfolgende Alice- Entscheidung scheint diese Fragen im Wesentlichen zugunsten einer Feststellung der Patentunfähigkeit entschieden zu haben.
Eine unvollkommen gelöste Frage ist, ob der Maschine-oder-Transformations-Test knapp falsch benannt ist, da die einschlägige Rechtsprechung vergleichbare Implementierungen von Naturprinzipprozessen mit anderen Arten von physischen Objekten als einer Maschine umfasst . Bei Funk , auf das sich Flook stützte, erfolgte die Umsetzung des Naturprinzips mit einer Verpackung – einem Manufakturartikel . Es gibt keinen prinzipiellen Grund, warum ein Naturprinzip-Prozess physikalisch mit einer Maschine und nicht mit einem Erzeugnis oder einer Stoffzusammensetzung umgesetzt werden muss . Der in Bilski erläuterte Test sollte daher als physischer Objekt- oder Transformationstest oder als Geräte- oder Transformationstest angesehen werden.
Ist das Bestehen des Tests eine notwendige Bedingung für die Patentfähigkeit, eine hinreichende Bedingung, beides oder keines von beiden?
Es ist fraglich, ob die Entscheidung des Bundesgerichtshofs in In re Bilski den Maschinen- oder Transformationstest zu einer notwendigen Bedingung für die Patentfähigkeit, einer hinreichenden Bedingung oder sowohl einer notwendigen als auch einer hinreichenden Bedingung gemacht hat. Das Gutachten von Bilski scheint eine Regel zu erklären, wonach eine beanspruchte Erfindung dann und nur dann patentfähig ist, wenn sie den Maschinen- oder Transformationstest besteht. Beide Aspekte des Wenn-und-Nur-wenn-Falls wurden angefochten, und in seiner Stellungnahme zur Revision des Urteils des Bundesgerichtshofs durch die Berufungsinstanz entschied der Oberste Gerichtshof, dass der Maschinen- oder Transformationstest nur ein hilfreicher Anhaltspunkt und an sich kein eindeutiger Hinweis war.
Ein Kommentator behauptete, dass ein Beispiel, das den Vorschlag illustriert, dass das Bestehen des Maschinen-oder-Transformations-Tests keine ausreichende Bedingung für die Patentberechtigung ist, in US-Pat. Nr. 6.701.872. Dieses Patent umfasst ein Verfahren und eine Vorrichtung (Maschine) zum Unterhalten einer Katze unter Verwendung eines sich bewegenden Laserstrahls (relativ hohe Technologie). Das Verfahren wird mit einer "besonderen Maschine" implementiert - "einer rotierenden Laserquelle, die direkt auf einer Welle montiert ist, die direkt von einem Motor angetrieben wird, der auf einem tragbaren Sockel montiert ist" (Verfahrensanspruch 14). Aber es ist fraglich, ob die Unterhaltung einer Katze als nützliche Kunst angesehen werden kann, und einige mögen argumentieren, dass diese "Entdeckung" nicht die Art von Entdeckung ist, die die Patentklausel in Betracht zieht.
Es wurden auch Versuche unternommen, Verfahren zu beschreiben, die den Maschinen- oder Transformationstest nicht bestehen, aber dennoch eindeutig patentfähig erscheinen.
Verfahren zum Entfernen von Schmutz von einem verschmutzten Kleidungsstück, umfassend:
Platzieren eines verschmutzten Kleidungsstücks in fließendem Wasser; und
Schütteln des Kleidungsstücks für mindestens fünf Minuten.
Es wurde auch die Frage aufgeworfen, ob das Schlagen des Kleidungsstücks mit einem Stock die Verwendung einer "besonderen Maschine" darstellt. Diese Frage wird durch die folgende hypothetische Behauptung veranschaulicht, die eine Variation des vorherigen Beispiels ist:
Verfahren zum Entfernen von Schmutz von einem verschmutzten Kleidungsstück, umfassend:
Eintauchen eines verschmutzten Kleidungsstücks in Wasser; und
Schlagen Sie das Kleidungsstück mindestens fünf Minuten lang mit einem Stock.
Der Punkt dieser Art von Analyse ist, dass der Maschine-oder-Transformations-Test nicht in allen Fällen funktioniert. Es gibt einige ungewöhnliche Ausreißer, die den Test erfüllen, aber nicht patentfähig sind, und einige, die den Test nicht erfüllen, aber patentfähig sind. Die nachfolgenden Analysen des Obersten Gerichtshofs in den Fällen Bilski und Alice bestätigen die Unfähigkeit des Maschinen- oder Transformationstests, alle möglichen Fälle abzudecken, wie die vorstehenden Beispiele nahelegen. Daher zeigen diese " Gedankenexperiment "-Patentansprüche, dass der Maschine-oder-Transformations-Test zwar ein wertvoller und nützlicher Hinweis ist, wie der Fall Alice feststellt und er die meisten praktischen Fälle abdecken kann, aber weder ein notwendiger noch ein ausreichender Test der Patentfähigkeit.
Die "Korollare"
Bilski weist darauf hin, und der PTO hat kürzlich in einem Memorandum an seinen Prüfungsstab betont, dass es zwei "Korollare" zum Maschinen- oder Transformationstest gibt. Erstens reicht eine bloße Beschränkung des Anwendungsbereichs im Allgemeinen nicht aus, um einen ansonsten nicht zulässigen Verfahrensanspruch patentfähig zu machen. Das PTO Guidance Memo erklärt, dass "[d]ies bedeutet, dass die Maschine oder Transformation dem Umfang des Verfahrensanspruchs sinnvolle Grenzen setzen muss, um den Test zu bestehen." Was eine Einschränkung sinnvoll macht, ist nicht angegeben, aber vielleicht kann dieses Konzept dahingehend definiert werden, ob die Einschränkung nur eine unwesentliche Einschränkung des Anspruchsumfangs oder des Vorkaufsrechts darstellt.
Die zweite Folgerung ist, dass unbedeutende Extra-Lösungsaktivitäten ein nicht patentfähiges Prinzip nicht in ein patentfähiges Verfahren umwandeln. Das PTO Guidance Memo erklärt, dass "[dieses Mittel] nicht ausreicht, eine bestimmte Maschine oder eine bestimmte Umwandlung eines bestimmten Artikels in einem unbedeutenden Schritt wie der Datenerfassung oder -ausgabe zu rezitieren, um den Test zu bestehen." Es ist unklar, ob dieses Konzept für Handlungen wie das Sammeln von Temperaturdaten von Thermoelementen innerhalb einer Form oder das Öffnen des Deckels einer Form nach Abschluss eines Härtungsprozesses gelten würde.
Es ist vernünftig anzunehmen, dass in Post- Bilski- Fällen, die die Bedeutung des Maschinen-oder-Transformations-Tests testen, die Frage , ob ein bestimmter Schritt unbedeutend oder zentral für einen beanspruchten Prozess ist, eine kontroverse Frage sein wird .
Mögliche Wechselwirkung zwischen dem Maschinen-oder-Transformations-Test und der erschöpften Kombinationslehre
In einem Rechtsstreit wurde noch nicht untersucht, ob die Inanspruchnahme eines computerbezogenen Vorschusses als erschöpfte Kombination eine Möglichkeit bietet, zu verhindern, dass der geltend gemachte Vorschuss als nicht gesetzlicher Gegenstand eingestuft wird . Ein sogenannter erschöpfter Kombinationsanspruch bezieht sich auf eine Vorrichtung, bei der eine neue Gruppe von Elementen in herkömmlicher Weise mit einigen alten Elementen zusammenwirkt, beispielsweise einem neuen Motortyp und einem alten Plattenlaufwerk. Das Platzieren eines Prozesses, der den Maschine-oder-Transformations-Test nicht besteht, in einer Maschinenumgebung überwindet das Fehlen einer Implementierung durch eine bestimmte Maschine, wie es von In re Bilski und den Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs, auf denen er basiert , gefordert wird.
Das Format der in Diamond v. Diehr , Parker v. Flook und Gottschalk v. Benson beanspruchten Verfahren veranschaulichen das Konzept und seine praktische Anwendung. In Diehr lautete die Behauptung auf "ein Verfahren zum Betreiben einer Gummiformpresse" unter Verwendung der Arrhenius-Gleichung , und die Behauptung enthielt zumindest minimale Hinweise auf die Formpresse und andere Vorrichtungen. Das Gericht hielt die Klage für patentfähig. In Flook bezog sich die Behauptung auf eine "Methode zum Aktualisieren des Wertes von mindestens einem Alarmgrenzwert", wobei ein "'Alarmgrenzwert' eine Zahl war". Der Claim sagte nichts über ein chemisches Reaktionsgefäß oder gar Temperaturmessgeräte aus. Das Gericht hielt die Klage für nicht patentfähig. In Benson lautete der Anspruch auf "ein Datenverarbeitungsverfahren zum Umwandeln von binär codierten Dezimalzahlendarstellungen in binäre Zahlendarstellungen". Ein Anspruch erwähnte ein wiedereintretendes Schieberegister und der andere Anspruch erwähnte überhaupt keine Vorrichtung. Das Gericht hielt beide Ansprüche jedoch für nicht patentfähig mit der Begründung, dass die Beschränkung der Computerausrüstung zu trivial sei, um der Idee nicht zuvorzukommen, da das Verfahren nur mit einem Computer verwendet werden könne.
In Flook hätte der Anspruch stattdessen "ein Verfahren zum Betreiben einer Hydrocrackanlage, bei dem Kohlenwasserstoff-Einsatzmaterial in einen chemischen Reaktor eingespeist wird, Wärme zugeführt wird usw." sein können. Der Anspruch, wenn auch auf eine erschöpfte Kombination, hätte, wie im Fall Diehr , eine Apparatur erfordert . In ähnlicher Weise könnte der Anspruch in Benson auf ein Verfahren zum Betreiben einer Telefonschaltbox oder vielleicht sogar auf ein Verfahren zum Bereitstellen von binärcodierten-dezimalen numerischen Signalen an eine binärcodierte Bedienvorrichtung gerichtet sein. Auch hier hätte der Verfasser von Ansprüchen durch die Bereitstellung einer scheinbar nicht trivialen mechanischen Umgebung, auch wenn es sich nur um eine erschöpfte Kombination handelte, möglicherweise vermeiden können, nicht gesetzlich vorgeschriebenen Gegenstand zu halten (Patentverbot). Es ist daher möglich, dass sorgfältige Techniken zur Formulierung von Ansprüchen erfolgreich sind, um die Form über den Inhalt zu stellen, um die Auswirkungen des Maschinen- oder Transformationstests zu vermeiden.
Die anschließenden einstimmigen Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs in den Fällen Mayo und Alice , die die Doktrin des Falles Flook bekräftigten , ließen Zweifel an der Erfolgswahrscheinlichkeit der oben beschriebenen Entwurfstechniken aufkommen. Diese Doktrin besagt, dass ein Anspruch auf die Umsetzung eines an sich nicht patentfähigen Prinzips erfinderisch und nicht routinemäßig und konventionell sein muss, um diesen Anspruch patentfähig zu machen.